关于第14207876号“沪江”商标无效宣告请求裁定书
商评字[2019]第0000308013号
申请人：上海理工大学
被申请人：沪江教育科技（上海）股份有限公司
申请人于2017年12月15日对第14207876号“沪江”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
申请人的主要理由：一、“沪江”是申请人上海理工大学前身“沪江大学”校名的特取部分，申请人合法承继沪江大学并得到社会各界的广泛认同。二、争议商标系被申请人复制、摹仿申请人在先使用在教育、培训等项目上的未注册驰名商标，双方商标共存容易造成相关公众混淆误认。三、被申请人法定代表人伏彩瑞于1998年至2005年在上海理工大学外语学院就读，伏彩瑞在校期间，作为网站操作员参与了申请人投资建设的外语教学网站“沪江语林网”的工作，并领取了报酬。被申请人法定代表人伏彩瑞与申请人之间具有特定关系，其明知“沪江”是申请人在先使用在教育、培训等服务上的商标却将争议商标予以申请注册，违反了《商标法》第十五条第二款的规定。四、“沪江”是申请人在先使用在教育、教学、培训等服务上的知名服务特有名称，同时也是申请人在先使用并具有一定影响的商标。争议商标的注册损害了申请人的在先权益，并构成恶意抢注。五、被申请人及其法定代表人伏彩瑞意图窃取、霸占申请人的无形资产，违反诚实信用原则，违反基本道德准则，具有明显的主观恶意。伏彩瑞将“沪江语林网”、“沪江英语网”域名注册在其个人名下，并注册“沪江英语”系列商标。申请人注册“沪江”系列商标反被被申请人提起异议，被申请人及伏彩瑞的做法明显违背我国法律的相关规定。综上，依据《中华人民共和国商标法》（以下称《商标法》）第七条、第十三条第二款、第十五条第二款、第三十二条、第四十五条第一款的规定，请求宣告争议商标无效。
申请人提交了以下主要证据：
1、上海理工大学历史沿革资料、上海市教育委员会批文、学校章程、《准予社会团体变更登记决定书》、上海沪江大学校友会关于注册名称变更的报告；
2、上海理工大学校庆100周年的贺信；
3、学校大门照片、申请人官方网站截图、学校介绍资料、招生简章、学校年鉴、校志、历史建筑标识牌的资料；
4、申请人和其前身的下属机构及成立的企业：沪江城中区商学院、沪江现代企业研究所、上海理工大学沪江外国语学院、沪江产业经济研究所、上海理工大学沪江学院、沪江文化研究所、沪江国际文化园、沪江美术馆、上海机械学院沪江科教开发总公司、桂林市沪江保健食品厂、珠海拱北沪江科教开发公司、上海紫沪江修建工程部、上海沪江大楼自动化科技公司、上海沪江仪器仪表公司等机构和企业的信息资料及相关证据；
5、《沪江商学丛书》系列、沪江文化丛书、申请人前身内部刊发的《沪江报》、《沪江青年报》、沪江校友会资料、《沪江大学纪念集》、《沪江校友通讯》、《沪江大家庭》、沪江专项奖学金相关资料、“沪江”系列人才引进计划、申请人学校活动及比赛资料、报刊及网络等媒体报道资料；
6、《校友纪念集》、《栋梁气贯大世界》、《上海高校建筑文化》、《上海理工大学》刊物资料，上海理工大学“尚理沪江”BBS网页、“沪江党建云”APP的资料；
7、经公证的申请人官网截图、网络搜索的媒体报道申请人的相关资料、网络搜索沪江网校的相关资料；
8、经公证的网络搜索关于沪江外语培训中心的相关证据；
9、沪江外语培训的记账凭证、办班收入、内部支票、培训费发票记账联、现金付款单、招生表、上海理工大学外语学院劳务人员工资表、合作办班协议；
10、经公证的电子邮箱截图、有关伏彩瑞的资料、沪江论坛资料；
11、《上海理工大学学报》资料、《外语电化教学》刊物中关于“沪江语林网”建设的相关资料；
12、经公证的互联网档案馆查询的申请人官网、“沪江语林网”、“沪江英语网”、上海理工大学外语学院官网、沪江网的资料；
13、上海理工大学外语学院2002年工作总结、关于外语学院教师与学生创办外语学习网站的工作意见、《沪江语林网站内容审定与监控临时责任书及责任人》资料、外语学院审计自查报告、网页制作费凭证、发放网页制作费及E-club组织费名册、华燕老师的情况说明及2001年至2003年各项签收票据；
14、伏彩瑞硕士学位论文答辩材料、1998年上海理工大学招生简章、2003年硕士专业招生简章；
15、经公证的网络媒体报道沪江网及伏彩瑞的资料；
16、经公证的网络搜索沪江外语培训中心资料、申请人官网关于伏彩瑞的介绍资料、上理携手沪江网校合作探索高校教学新模式的报道资料；
17、媒体报道伏彩瑞的资料；
18、被申请人微信公众号资料、沪江网校网页介绍资料、被申请人企业登记信息及企业名称变更信息资料；
19、被申请人的商标注册资料；
20、专家意见书；
21、其他相关证据。
被申请人答辩的主要理由：一、2001年伏彩瑞创建“沪江网”的前身“沪江语林”，2003年“沪江网”正式上线，2015年4月，“沪江网”更名为“沪江”，经长期宣传及使用“沪江”已具有一定知名度。二、申请人提交的证据不能证明其使用的“沪江”标识已达到驰名的程度。争议商标的注册并未违反《商标法》第十三条第二款。三、争议商标指定使用的服务与申请人提供的学历教育服务不类似，不至于导致市场混淆。“沪江”系列标识早在2006年已经由被申请人陆续申请注册，争议商标是“沪江”系列标识的延伸注册。四、申请人对于“沪江”标识并无任何在先权益，沪江并非申请人字号，且在类似的在先案件中，已经明确否定了申请人所述的在先使用权益。争议商标是被申请人合法取得，不存在抢注情形。五、申请人提交的证据不能证明被申请人法定代表人伏彩瑞与申请人有“其他关系”。“沪江语林网”从始至终属于伏彩瑞个人，并由伏彩瑞完成的域名注册、取名、设计和运营维护。上海理工大学外语学院要与伏彩瑞合作，所以伏彩瑞用个人网站为上海理工大学外语学院设立专栏，义务提供挂靠和运维支持，伏彩瑞善意为申请人在网站上开辟一个专栏，并不意味着这个网站就是申请人的网站。伏彩瑞毕业后启用新网站创业，沪江语林网站早在2005年就停止运营。伏彩瑞在创办沪江网站后依然与申请人及其外语学院保持友好关系并广泛合作，且2016年伏彩瑞被申请人评为杰出校友。申请人提交的证据缺乏真实性和关联性。争议商标未违反《商标法》第十五条第二款的规定，未违反诚实信用原则。六、申请人刻意傍其与历史上的教会大学“沪江大学”的关系，其若将“沪江大学”使用在教育等服务上违反国家政令，带有欺骗性且具有不良影响。沪江大学于1952年解散，申请人其沿用的是沪江大学的原址，而无任何其他法律上的继承关系。“沪江”为上海的别称，被申请人将其注册为商标经宣传使用已与被申请人形成对应关系，争议商标未借助沪江大学的知名度去营销。综上，请求维持争议商标的注册。
被申请人提交了以下主要证据：
1、在先案件决定书、上海知识产权法院、上海市高级人民法院判决书；
2、被申请人企业信息资料及企业名称变更资料；
3、被申请人商标注册资料；
4、经公证的“沪江”移动端用户数据材料、“沪江”移动端用户数据报告；
5、被申请人及沪江网的媒体宣传报道资料；
6、相关领导视察和访问被申请人企业的资料；
7、荣誉证据；
8、广告推广资料；
9、申请人商标注册资料；
10、沪江语林网域名查询资料；
11、个人主页记录；
12、沪江语林网、沪江英语网截图；
13、网站运营成本相关资料；
14、上海理工大学外语学院与被申请人合作的资料；
15、电子邮件资料；
16、申请人官网、其他微信公众号中关于伏彩瑞的资料；
17、网络搜索沪江、沪江网、沪江大学资料；
18、知名度调研报告、经公证的知名度调查研究报告；
19、经公证的网络搜索沪江外语培训中心资料；
20、关于沪江大学历史沿革的相关资料；
21、其他学校历史沿革的相关资料；
22、其他相关证据。
针对被申请人的答辩，申请人的质证意见与其申请理由基本一致，同时申请人对被申请人提交的证据的关联性、真实性、合法性、证明目的不予认可。另外，申请人请求同被申请人当面质证，恳请我局对本案进行口头审理。
为了进一步查明相关案件事实，我局将申请人质证材料交换给被申请人，并依据《中华人民共和国商标法实施条例》第六十条、《商标评审案件口头审理办法》第二条的规定，我局于2019年9月19日对本案及第5700432号“沪江英语”商标、第17656015号“沪江网校HJCLASS.COM及图”商标无效宣告案件合并进行了口头审理。申请人与被申请人在口头审理程序中提交的证据与双方在申请材料、答辩材料中提交的证据基本一致。
口头审理结束后，申请人补充提交的意见与申请理由基本一致，申请人另外补充的意见为：申请人不再主张《商标法》第十三条关于驰名商标的内容，并请求宣告争议商标无效。
被申请人口头审理结束后补充提交了以下意见：一、申请人没有继承原沪江大学，对沪江商标不享有在先权利。二、被申请人没有任何不正当注册。三、本案争议商标及第5700432号“沪江英语”商标在2013年《商标法》生效前申请注册，故申请人援引的《商标法》第十五条第二款没有溯及力。且伏彩瑞与申请人之间是学校和学生关系，不适用《商标法》第十五条。四、申请人未在先使用沪江商标，更未达到一定影响。争议商标的注册未违反《商标法》第三十二条。五、专家意见不是行政诉讼的合法证据形式，在专家未出庭接受质证的情况下不能作为证据使用。且该份证据为申请人单方证据，在上海市高级人民法院的二审中已经提交，未被法院采纳。综上，请求维持争议商标的注册。
被申请人补充提交的证据除了与答辩材料中提交的证据基本一致的以外，还提交了在先案件决定书、网络初装费支付凭证、退宿申请表、被申请人所获荣誉、在先案件审理的相关材料证据。
经审理查明：争议商标由被申请人（原名：上海互加文化传播有限公司）于2014年3月19日申请注册，初步审定使用在第41类“教育；培训；组织教育或娱乐竞赛；在线电子书籍和杂志的出版；翻译；娱乐；书籍出版；在计算机网络上提供在线游戏；教学”服务上。经异议程序，我局决定争议商标在上述服务上予以核准注册，注册公告刊登在2017年8月21日《商标公告》1564期上。
以上事实由商标档案在案佐证。
我局认为，本案争议商标获准注册日期早于2019年11月1日，根据法不溯及既往的原则，实体问题应适用2013年《商标法》，本案的相关程序问题适用2019年《商标法》。申请人请求依据的2013年《商标法》第七条为原则性规定，其内容已体现在2013年《商标法》具体条款之中，我局将依据申请人的具体评审理由以及在案证据适用相应的2013年《商标法》条款予以审理，对上述原则性规定不单独评述。鉴于申请人不再主张2013年《商标法》第十三条第二款的规定，故我局对此不再予以评述。
一、申请人主张争议商标的注册侵犯其特有名称权，损害其在先权利。2013年《商标法》第三十二条所指在先权利是指除商标权以外的其他权利。申请人提交的证据1、2、3显示，沪江大学创办于1906年，1952年全国院系调整，原沪江大学校址及附属房屋全部划给上海工业学校。上海工业学校先后更名为上海第二机器工业学校、上海机器制造学校、上海机械专科学校、上海工业学院、上海机械学院、华东工业大学，1996年，华东工业大学与上海机械高等专科学校合并组建上海理工大学。教育部2006年曾对申请人发出贺信，祝贺申请人建校100周年。申请人校门上亦刻有沪江大学字样。如上所述，沪江大学与申请人具有一定的历史渊源，但自1952年以来，“沪江大学”名称并未由官方正式使用，故不能认定“沪江大学”为申请人的特有名称。
申请人提交证据显示：由于与沪江大学具有历史渊源，申请人将“沪江”作为其别称的一部分使用在图书报刊命名、校友会命名、奖学金命名、校办公司字号、内部学院名称等多方面。在图书报刊方面，1992年3月，上海市新闻出版局准许向申请人前身上海机械学院颁发《沪江报》的内部报刊准印证，1996年11月5日发行至第194（5）期。1993年，上海机械学院主办发行《沪江青年报》，1996年发行至第24期。1999年至2010年，上海理工大学出版上海理工大学沪江商学丛书。在校友会方面，沪江大学校友会于1985年1月在上海成立，2011年3月22日，沪江大学校友会变更为上海理工大学校友会。1986年沪江大学校友会出版《沪江大学纪念集》，1985年至2015年，沪江大学校友会持续主办《沪江校友通讯录》，2011年之后由上海理工大学校友会主办。1991年，沪江大学校友会出版《沪江大家庭》。在申请人及其前身上海机械学院主办的公司方面，1985年至2002年期间，上海机械学院及申请人成立上海机械学院沪江科教开发总公司、上海沪江大楼自动化科技公司、桂林市沪江保健食品厂、上海紫沪江修建工程部、上海沪江仪器仪表公司、珠海拱北沪江科教开发公司。在校园活动方面，1993年申请人前身华东工业大学设立“沪江专项奖学金”、1996年《沪江青年报》中载明“沪江之春文化艺术节”等活动。在学校内部机构名称方面，1989年上海机械学院的招生简章中载明“沪江城中区商学院”系其内设的五个学院之一。1993年上海机械学院年鉴中载明，其内设机构包括“沪江保险与证券投资研究所”。1995年华东工业大学成立“沪江现代企业研究所”。1999年，上海理工大学成立“沪江外国语学院”、“沪江产业经济研究所”。2001年上海理工大学年鉴载明，商学院内设有“沪江现代企业研究所、沪江会计与审计科学研究所、沪江保险与证券投资研究所、沪江电子商务与计算机法研究所、沪江产业经济研究所、沪江国际商务研究中心”等。前述使用均早于被申请人声称的其最早于2001年使用“沪江语林”及2003年使用“沪江英语”作为网名的时间。综合上述证据可以证明申请人及其前身与沪江大学具有历史渊源，并且在先在书籍、报刊、校友会、其下属机构名称、学校活动、学校内部机构名称中使用“沪江”，“沪江”可以视为申请人在教育等服务上在先使用的未注册商标。因此，“沪江”不属于2013年《商标法》第三十二条“不得损害他人现有的在先权利”中的在先权利。
二、申请人主张被申请人法定代表人伏彩瑞与申请人之间具有特定关系，违反了2013年《商标法》第十五条第二款的规定。本案中，申请人提交的上海理工大学外语学院教师华燕、吕乐于2003年2月在外语电化教学第89期中发表“谈外语教学网站的建设——沪江语林外语教学网站个案研究”一文中显示，“笔者以上海理工大学（USST）外语学院沪江语林（www.lwoods.net）的建设为例，分析、探讨建设外语教学网站的有效途径就今后网站在辅助教学方面所能发挥的积极作用。......网站的队伍建设……USST外语学院在实施建立外语教学网站之前首先考虑的是组建一个学生网络俱乐部（Web-club）。该俱乐部由学院指派一名教师进行指导和协调，主要成员由学生组成，网络俱乐部成立初期，其成员主要是热衷于电脑操作和上网的学生，其中一个核心人物是网站设计高手。”申请人提交的《沪江语林网站内容审定与监控临时责任书及责任人》中显示，外语学院临时指定沪江语林学习网站内容审定与监控临时责任人为吕乐、魏东、华燕，伏彩瑞为网站主要操作员。www.lwoods.net（沪江语林网）域名于2001年2月13日创建，域名注册人为Fu Cai Rui。2003年“沪江英语”（www.hjenglish.com）上线运行，该网站页面显示版权所有归“沪江语林网”。
2005年伏彩瑞毕业后，于2006年9月11日成立上海语林网络技术有限公司。 2009年3月12日，成立上海互加文化传播有限公司。2016年1月4日，上海互加文化传播有限公司变更企业名称为上海互加文化传播股份有限公司，上述公司法定代表人均为伏彩瑞。2016年伏彩瑞被申请人评为杰出校友，上海理工大学校友网中对申请人的介绍为“伏彩瑞……上海互加文化发展股份有限公司创始人……2001年以8人创始团队、8万资金起步，开启了公司化运营。” 2016年2月3日，上海互加文化传播股份有限公司变更为沪江教育科技（上海）股份有限公司。
综合申请人及被申请人提交的证据可知，沪江语林网系上海理工大学外语学院发起建设、伏彩瑞等学生作为网站主要操作员具体建设、维护、运行的。申请人对该网站予以了资助，并指定学院的教师予以指导和监督。在沪江语林网发起建设阶段伏彩瑞将该网站域名以个人名义进行了注册，在伏彩瑞作为主要操作员运营沪江语林网期间，媒体进行了相关报道，申请人并未对此提出异议。伏彩瑞毕业后，申请人还将伏彩瑞创建网站的情况在其校友网中进行了宣传，并与被申请人之间有合作。前述事实表明在被申请人注册“沪江”商标之前，申请人对伏彩瑞宣传“沪江语林”及使用“沪江英语”的行为持默许态度。
但如焦点问题一所述，“沪江”一词与申请人具有一定历史渊源，且由申请人在先于教育领域做了多种使用，被申请人的法定代表人作为申请人的学生对此知晓，“沪江语林”网的创办申请人与被申请人的法定代表人伏彩瑞也都投入了人力物力。综合考虑双方存在的特定关系、上海理工大学与“沪江大学”历史渊源及双方当事人对“沪江”文字的使用情况，“沪江”文字不宜由被申请人一家独占使用，申请人及被申请人宜在附着明显区别部分的情况下合理使用“沪江”文字。被申请人将“沪江”注册在教育、培训等服务上的行为，有悖于2013年《商标法》第十五条第二款的精神，违反了商标法有关规定。
三、申请人称争议商标构成对申请人“沪江”商标的恶意抢注，申请人提交的证据虽然可以证明其与“沪江大学”具有一定历史渊源，并且在先以多种方式使用了“沪江”文字，但其使用多为内部使用，或主要面向校内师生、校友，其关联企业及下属机构大多已经注销或不能确定经营状况，申请人提供的书籍、相关论坛、申请人官网、沪江外语培训中心、媒体宣传报道等证据中虽然使用了“沪江”文字，但不足以证明在争议商标申请日前，申请人在“教育”等服务上使用“沪江”已具有一定影响。故争议商标的注册未构成2013年《商标法》第三十二条规定的“以不正当手段抢先注册他人已经使用并具有一定影响的商标”之情形。
另外，申请人称被申请人恶意注册“沪江语林网”及“沪江英语网”域名的主张，不属于我局审理范围，我局不予评述。
综上，申请人无效宣告理由部分成立。
依照2013年《中华人民共和国商标法》第十五条第二款、2019年《中华人民共和国商标法》第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
合议组成员:李晓力
覃莎莎
张世莉
2019年12月16日
来源：国家知识产权局商标局 中国商标网